【注】本文由作者首次发表于“2013年专利审查与专利代理学术研讨会”,欢迎探讨。

【关键词】高质量 保护主题 侵权 诉讼

一．引言

何谓高质量的专利申请文件，业界也有一定的共识；通常，代理人通过对技术方案的理解、分解和挖掘，对权利要求进行恰当的上位和分层布局等，为申请人争取到了最大的保护范围，这样的专利申请文件可进入高质量之列。在专利的整个生命周期中，从发明人的技术交底，到代理人对技术方案的理解、分解和挖掘，代理人进行撰写和审查意见答复，环环相扣，只有扎实做好每个环节，才能保证专利申请文件的高质量。对于如何实现专利申请文件的高质量，业界有很多成熟的经验可供学习。因此，笔者管中窥豹，仅就专利申请文件撰写中的一个细节-保护主题的确定，和大家分享一些个人体会。

二．确定恰当的保护主题的重要性和必要性

1）恰当的保护主题，易于确定侵权行为人:

专利法第十一条规定，任何单位或者个人未经权利人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

同一技术方案，确立的保护主题不同，在专利侵权诉讼中，则可能确立为不同的侵权行为人。作为保护主题的产品，是中间产品还是直接供应消费者的终端产品？如果是中间产品，那么直接侵权人应该是中间产品的制造商或销售商，而非该中间产品作为零部件制造终端产品的制造商、销售该终端产品的销售商，后二者只是间接侵权人，而非直接侵权人。而间接侵权和直接侵权所承担的侵权责任是有所区别的。

同一技术方案，确立的保护主题不同，可能导致侵权人是分散的个体而非规模生产的制造商。比如，就智能电视和移动电话交互的技术方案，代理人确立的保护主题是《智能电视和移动电话数据交互系统》，那么，可以想象，可能只有一个个的用户，在采用智能电视和移动电话进行交互时，才侵犯到该保护主题的专利权。而侵权人如果只能确定为一个个的用户个体，一来，用户个体不符合“为生产经营目的”，二来维权实际操作不可行；对于权利人而言，该专利权不可能有维权的价值，实现不了真正的专利保护。如果代理人能意识到这一点，将保护主题确定为《可进行数据交互的智能电视、移动电话》，则其受保护的将是具有该技术方案的智能电视或移动电话，侵权人将会是智能电视或移动电话的制造商和销售商。

同一技术方案，作为保护主题的制造方法或工艺流程，是否需要2个或以上行为人的配合才能完成侵权行为？如果需要2个或以上行为人的配合才能完成侵权，那么在专利诉讼中，必须将所述行为人作为共同侵权人，也将增加专利维权的不确定性。

因此，在保护主题上，代理人应从维权的角度，进行精心的策划，从多角度、多种应用场景出发，拟定多种保护主题，最终确立的保护主题应尽可能进行延伸保护，以便一旦出现侵权行为时，可直接、明确地确定侵权主体。

2) 恰当的保护主题，方便取证：

保护主题所确定的产品，是直接流通于市场？还是应用于特殊场合？如果保护主题所确定的专利产品，并非直接流通于市场中，显然会给权利人的取证造成困难。如果该专利产品仅应用于一些特殊的场合或行业中，那么给权利人的取证又增加了难度。上述假设保护主题《智能电视和智能手机数据交互系统》，其发生专利侵权的场合、时间均是不确定，可以说根本无从取证。而如果以《可进行数据交互的智能电视、智能手机》为保护主题，则专利法述称的专利产品是具有该技术方案的智能电视或移动电话，对该侵权产品的取证可以在市场上轻易取得。

3）恰当的保护主题，利于最大化覆盖应用领域：

随着技术融合的发展，有些产品的界限可能逐渐模糊，比如智能手机和平板电脑，智能电视和个人电脑，机顶盒与网络终端等，其功能相互向对方拓展，采用的技术方案也具有相互的适用性，逐步相互融合。如果在保护主题上不假思索地按照申请人的技术领域进行限定，如上之举例，申请人是一家电视制造商，其发明了智能电视与智能手机的数据交互方案；这其中就涉及到保护主题的挖掘，该方案是否仅能限于电视与手机之间？该方案的技术要点（创新点）可否一直应用于其他电子设备之间，如果回答是确定的，那么，保护主题就不能仅局限于智能电视与智能手机之间，而应该考虑是拓展到智能电视与智能便携设备之间的数据交互，还是拓展到智能设备之间的数据交互，保护主题可能确定为《可进行数据交互的智能电视和智能便携设备》或者《可进行数据交互的智能设备》。

4）恰当的保护主题，易于确定和提高侵权行为的赔偿计算基准：

专利法第六十五条第一款规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

专利法第六十五条第二款规定，权利人的损失、侵权行为人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

根据2001年6月公布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条第二款规定：权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被所受到的损失。

又根据2009年12月公布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条第二款规定：侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应该根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

可知，对于同一技术方案，不同的保护主题，将会导致侵权的赔偿数额存在巨大的差距！假设有一个名称为《电磁炉锅具防干烧保护装置》的实用新型专利，如果发生专利侵权诉讼，权利人在提起赔偿数额时，可能存在如下的问题：

1）保护主题属于电磁炉电路结构当中的一个模块，因此侵权产品应该是该模块，但市场上并无此类模块单独销售，终端产品电磁炉并非侵权产品，只是因为电磁炉使用了该种模块而导致侵权，那么侵权行为是制造、销售还是使用？根据2019年12月公布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十二条规定：将侵犯发明或实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为。

2）保护主题属于电磁炉电路结构当中的一个模块，市场上并无此类模块单独销售，因此，侵权产品价值或价格难以确定。

3）即使采用双方认同的估算方式，该部分的市场价值或市场价格也必然大大低于整体产品电磁炉，也许占不到终端产品电磁炉成本的10%，因此，侵权行为的赔偿数额计算基准，相当于终端产品而言，必然是非常低的。

4）直接销售的产品-电磁炉，并非专利产品，因此，也难以根据上述司法解释确定专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数和每件专利产品的合理利润；同理，也难以根据上述司法解释确定侵权产品在市场上销售的总数和每件专利产品的合理利润。如果以电磁炉销售量作为计算基础，显然得不到上述司法解释的支持，也不可能得到侵权人的认同。

5）如果法官行使自由裁量权，根据上述司法解释，其根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。侵权行为的赔偿数额裁量基准，相当于终端产品而言，也必然是非常低的。

如果专利申请文件撰写时，代理人将该技术方案-电磁炉锅具防干烧保护装置的保护主题确定为《防干烧电磁炉》或《电磁炉及其防干烧保护装置》，上述问题将自始不存在，不会给后期的维权产生如此多的负面问题。侵权产品、侵权行为的判定、赔偿数额的计算基准等，均是直接、明确和易于找到支持的。

因此可见，从权利人维权的角度出发，恰当的保护主题对专利侵权诉讼具有非常重要的意义。在专利侵权诉讼中，保护主题对权利人的维权起到非常关键的作用，甚至可能决定其维权的成败。

三．案例分享

在保护主题的确定方面，尤其让笔者受益匪浅的是名称为《粪肠球菌CMS-H001及其应用》、申请号为200610157188.6的发明专利申请。该发明涉及申请人经长期研究并分离得到的一种全新菌株：粪肠球菌（Enterococcus faecalis）CMS-H001，该菌株在体内、体外均能够有效拮抗幽门螺杆菌（HP）。

在该案中，深圳鼎合诚知识产权代理有限公司代理人罗瑶一共撰写了七个保护主题，这七个保护主题全面覆盖了本发明的创新点有可能涉及到的所有产业领域，并且均成功取得授权，为申请人实现了最大范围的保护。

首先，代理人对创新点本身-分离得到的新菌株进行保护，新菌株的产品权利要求作为最基本的保护主题：

1.一种粪肠球菌（Enterococcus faecalis）CMS-H001，其保藏号为CCTCC No. M 206108。

其次，代理人根据新菌种的特性（有效拮抗幽门螺杆菌），确立了一个新的保护主题-幽门螺杆菌抑制剂：

2.幽门螺杆菌（Helicobacter pylori，HP）抑制剂，其特征在于：所述抑制剂含有保藏号为CCTCC No. M 206108的粪肠球菌（Enterococcus faecalis）CMS-H001。

该权利要求以幽门螺杆菌抑制剂的形式提出，用新菌种的特性来对产品的主题名称进行限定。该特性限定的保护主题并未局限于某个特定的产业领域，该产品的具体形态可能是药物、食品、保健品、或是饮料等，但只要含有本发明的新菌株并利用了新菌株能够抑制幽门螺杆菌这一特性的产品，可以说都落入了该权利要求的保护范围，其实际上概括了一个非常宽的保护范围。该权利要求实际上从产品的角度，将新菌株在拮抗幽门螺杆菌方面的所有应用都囊括其中了。并且，对于本发明新菌株尚未预计到的应用领域也能起到实质性的保护，只要在这些应用领域中涉及到新菌株拮抗幽门螺杆菌的性能。

再次，结合该菌株的产业前景和应用领域，代理人仔细周全地考虑以该菌株可以实现的产业应用领域，进行延伸保护：

申请人为医药制造商，对于申请人而言，新菌剂首要应用领域就是医药领域，因此，代理人确定了一个医药用途保护主题：

3.权利要求1所述的粪肠球菌CMS-H001在制备用于治疗幽门螺杆菌（Helicobacter pylori，HP）感染导致的疾病的药物中的应用。

和一个药物组合物保护主题：

4.一种药物组合物，其特征在于：所述药物组合物含有保藏号为CCTCC No. M 206108的药学有效剂量的粪肠球菌CMS-H001。

该药物组合物权利要求的提出一方面从产品的角度对含有本发明新菌株的药物组合物提供必要充分的保护，另一方面也弥补了医药用途权利要求可能存在的保护范围不足的问题，这样，即使在新菌株医药用途权利要求无法对所有可能的适应症提供充分保护的情况下，权利要求2的抑制剂的产品权利要求的保护力度也能触及到药品制备的上游或中间环节，起到与医药用途权利要求实质上相同甚至更佳的保护效果。

就医药领域而言，应该说上述保护主题已经足够覆盖并形成有效保护，也基本满足了申请人的要求。但根据菌株是从健康人胃窦分离得到的益生菌的事实，代理人通过发散思维，将该创新点移植到其他领域中，进一步拓展到食品、保健品及食物添加剂等领域的保护方向，并撰写了以下权利要求：

5.一种食品，其特征在于：所述食品含有保藏号为CCTCC No. M 206108的粪肠球菌CMS-H001。

7.一种保健品，其特征在于：所述保健品含有保藏号为CCTCC No. M 206108的粪肠球菌CMS-H001。

8.一种食品添加剂，其特征在于：所述食品添加剂含有保藏号为CCTCC No. M 206108的粪肠球菌CMS-H001。

就保护范围而言，上述权利要求的保护主题被限定于某个具体领域，但从维权的角度来看，却是非常必要的。设想一下，如果没有权利要求5的食品这一保护主题，当该新菌种被食品制造商用于食品添加时，专利权人仅能通过权利要求1和权利要求2提起专利侵权诉讼，那么在侵权人的确定、取证和赔偿计算基准等方面都会面临前述的问题。

四.结语

综上所述，笔者认为，在代理人看来似乎信手拈来的专利申请的保护主题-专利名称，完全值得代理人带着专业的敏感度，花点时间，从多角度、多种应用场景出发，拟出多种保护主题，作出比较、判断和选择，最终确立的保护主题应该在专利侵权诉讼中能避免出现上述的各种尴尬局面，保护主题所确定的专利产品，在专利侵权诉讼中，应该具有确定的、直接的制造者和销售者作为侵权人；保护主题所确定的专利产品，最好是面向市场的终端产品，具有普遍认同、较高的市场价值。

参考文献：

1.尹新天 中国专利法详解 知识产权出版社 2011

2. 中华人民共和国最高人民法院

最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定

2001年6月公布，2001年7月1日生效

3. 中华人民共和国最高人民法院

最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定

2009年12月公布，2010年1月1日生效